Germania: la responsabilità dei fornitori stranieri in caso di violazione di brevetto

By Redazione / 8 Maggio 2018 / 0 comments

Rispetto ad altre giurisdizioni, la giurisprudenza tedesca ha un concetto piuttosto ampio di responsabilità per la violazione di brevetto, il che comporta significative ripercussioni sulla portata globale della legge tedesca relativa ai brevetti.

In Germania, non solo la persona o la società che ha commesso l’effettiva violazione del brevetto ne è responsabile, ma anche qualsiasi terza parte che abbia contribuito o consentito il compimento di tali atti illeciti. Questa dottrina può anche essere applicata alla vendita di merci tra le società straniere situate al di fuori della Germania, se alla fine le merci illecite vengono spedite nello stato tedesco.

Due recenti sentenze della Corte Federale di Giustizia Tedesca (FCJ) hanno stabilito il livello standard per la responsabilità di terzi in paesi stranieri al verificarsi di questi casi, vale a dire le decisioni Audiosignalcodierung (decisione del 03.02.2015 – X ZR 69/13) e Abdichtsystem (decision of 16.05.2017 – X ZR 120/15).

Audiosignalcodierung

Nel caso della decisione Audiosignalcodierung, un metodo di codifica e decodifica dei segnali audio era stato brevettato in Germania. L’imputato, una società cinese, ha venduto decodificatori che implementavano il metodo brevettato in Cina ad un’altra società cinese. L’acquirente cinese ha quindi venduto i decoder ad un cliente tedesco. Il convenuto ha ammesso che al momento della prima vendita egli era a conoscenza del fatto che una successiva vendita dei decoder in Germania sarebbe almeno stata una possibilità. Inoltre, sul sito web del convenuto il destinatario tedesco era elencato come distributore per il mercato europeo. Sulla base di questi fatti, la Corte d’Appello ha concluso che il convenuto aveva consapevolmente sostenuto la distribuzione dei decoder in Germania e l’ha ritenuto responsabile per l’indiretta violazione di brevetto indiretto in Germania.

La FCJ ha confermato questo esito e ha affermato che la vendita dei dispositivi ai clienti tedeschi costituisce una violazione indiretta dei brevetti. La FCJ ha anche confermato la responsabilità del convenuto, poiché nelle circostanze presenti il convenuto aveva contribuito in modo colpevole alla distribuzione in Germania. Date le circostanze di fatto (la conoscenza ammessa dal convenuto della potenziale consegna in Germania e l’accenno al cliente tedesco come distributore per l’Europa), si è capito che la FCJ aveva basato la sua decisione sull’effettiva conoscenza della consegna al mercato tedesco.

Abdichtsystem

Nel caso della decisione Abdichtsystem, la FCJ ha ulteriormente ridotto i requisiti per la responsabilità delle parti estere e ha fornito indicazioni più dettagliate sul corrispondente livello di assistenza per evitare tale responsabilità.

Il convenuto, un’azienda italiana, vendeva kit di riparazione per i pneumatici delle auto, comprendente un sistema di chiusura protetto da brevetto. Uno dei suoi clienti era un’altra società italiana (la Fiat), che equipaggiava le sue auto con i kit di riparazione del convenuto e li vendeva, tra l’altro, ai clienti tedeschi. Il convenuto ha affermato di non essere a conoscenza del fatto che questi prodotti fossero distribuiti in Germania, dal momento che spetta al cliente (Fiat) decidere quali auto equipaggiare con i kit di riparazione. Il convenuto era ritenuto responsabile per aver effettuato vendite dirette ai clienti tedeschi. Per quanto riguarda le vendite tra il convenuto e la Fiat in Italia, il Tribunale di primo grado e anche la Corte d’Appello hanno respinto il ricorso e hanno dichiarato che, in linea con la sentenza Audiosignalcodierung della FCJ, solo l’effettiva conoscenza della distribuzione in Germania determinerebbe la responsabilità per violazione.

La FCJ rinviò la causa alla Corte d’Appello e chiarì che la reale conoscenza della rivendita in Germania è una causa ma non un prerequisito per la responsabilità. Secondo la FCJ, non è sufficiente che un fornitore abbia la mera conoscenza della possibilità astratta dei prodotti consegnati in Germania. Invece, in conformità con il principio secondo cui la responsabilità derivi dal proprio contributo colposo alla violazione, occorre valutare caso per caso se le circostanze al momento della vendita estera abbiano dato luogo all’obbligo di curare l’interesse del titolare tedesco e se il convenuto ha violato tale obbligo quando ha effettuato la vendita in un paese straniero.

Generalmente un fornitore non deve monitorare e rivedere ciò che il cliente fa con i prodotti venduti. Tuttavia, se vi sono indicazioni concrete che puntano ad una distribuzione dei prodotti venduti in Germania, il fornitore deve chiedere al cliente, metterlo in guardia contro la potenziale violazione di brevetto e interrompere la fornitura se le sue preoccupazioni non vengono superate dalla risposta del cliente.

Tali indicazioni concrete possono spesso essere presunte solo se un fornitore è a conoscenza delle vendite effettive in Germania. I rapporti commerciali generali con i clienti tedeschi non sono sufficienti, in quanto non sono indicazioni specifiche di una fornitura di merci che violano i brevetti sul mercato tedesco.

Tuttavia, altre circostanze possono effettivamente essere considerate come indicazioni concrete per la violazione. A titolo di esempio, la FCJ ha fornito un caso in cui la quantità di prodotto consegnato a una società straniera sembra troppo grande per essere destinata solo a mercati diversi dalla Germania e un caso in cui una correlazione tra ordini e attività illecite del cliente sul mercato tedesco era ovvio. Nel caso in esame, secondo la parte attrice, il convenuto aveva sostenuto nel procedimento di esecuzione che egli stesso aveva consegnato solo una piccola quantità di kit di riparazione alla Germania.

Secondo le osservazioni del convenuto, tuttavia, l’esecuzione di un’ingiunzione in Germania avrebbe un grande impatto finanziario, poiché numerose case automobilistiche si affidano alla sua offerta. La FCJ ha affermato che se entrambe le affermazioni sono corrette, ovvero se il convenuto vende solo una piccola somma alla Germania stessa e se deve affrontare anche una grande sfida finanziaria in caso di un’ingiunzione in Germania, ci devono allora essere delle indicazioni concrete del fatto che i suoi clienti consegnino i prodotti protetti da brevetto alla Germania. La FCJ, tuttavia, non ha potuto decidere il caso basandosi su questo, perché la Corte d’Appello non aveva stabilito i fatti rilevanti. Pertanto, la causa era stata rinviata alla Corte d’Appello per ulteriori comunicazioni e accertamenti.

In sintesi, se le indicazioni che la catena di approvvigionamento alla fine porterà alla Germania sono abbastanza specifiche, un fornitore straniero deve rivedere le transazioni commerciali del cliente e interrompere le forniture se non vengono superate le preoccupazioni relative alle vendite in Germania. Un fornitore straniero che non rispetta questo obbligo sarà ritenuto responsabile per qualsiasi violazione risultante in Germania.

Pertanto, anche le transazioni commerciali tra due società non tedesche al di fuori della Germania possono far scattare la responsabilità per violazione di brevetto in Germania, se la destinazione finale delle merci vendute è il mercato tedesco. Finora, la FCJ ha deciso solo sui casi in cui il cliente immediato del fornitore ha consegnato i prodotti in Germania. Tuttavia, sulla base delle linee guida generali stabilite nella sentenza Abdichtsystem, la responsabilità può anche derivare da azioni compiute in una fase anche precedente della catena di approvvigionamento.